一般而言，在初審、實審、復審中，可以對說明書和權利要求書進行修改，而在無效宣告階段只能對權利要求書做進一步的限定。說明書的修改通常僅限于形式或者錯別字修改，或者將僅記載于權利要求中的技術方案增補說明書中；對權利要求書的修改，可能直接影響授權范圍大小。此外，在專利審查各階段，申請人也可通過意見陳述的方式對權利要求保護范圍做解釋與澄清。

    上述修改或者意見陳述均影響權利要求的保護范圍。一般而言，專利申請人或者專利權人往往專注于如何說服專利審查員以獲得專利權或者權利的維持。而在專利侵權司法實踐中，禁止反悔原則的適用使得這些修改和意見陳述對案件的勝負起到關鍵作用。因此，筆者認為，對相關案例進行梳理和研究，有助于行業(yè)發(fā)展。

    案例析法

    禁止反悔原則是指專利權人在專利授權或者確權程序中，為獲得授權或維持專利權有效性而對專利范圍進行的限制，在專利侵權訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權的保護范圍。最高人民法院2009年出臺的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條中正式確立該原則；在2017年最高人民法院出臺的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題解釋二》又作出了進一步的規(guī)定，即雖然專利申請人或者專利權人在專利授權或確權程序中作出了限縮性的修改或者意見陳述，但該限縮性的修改或者意見陳述在相應的行政程序中被明確否定的，則不會引起禁止反悔原則的適用。其中，并沒有限定是主動修改還是應審查員的要求的修改。因此，在答復審查員意見或者修改權利要求時，申請人還應當考慮后續(xù)是否會導致禁止反悔原則的適用問題。

    下面以兩個案件為例進行說明。案例一：愛國者公司是名為“SATA連接器”（專利號：ZL200610079222.2）的發(fā)明專利的權利人。該公司認為惠普公司生產并銷售的涉案光驅中的插頭構成對該專利權的侵權。案例二：中譽電子（上海）有限公司是名為“一種舵機”（專利號：ZL200720069025.2）實用新型專利的獨占實施被許可人，其發(fā)現(xiàn)上海九鷹電子科技有限公司制造、銷售的一款航模產品侵犯了其享有的專利權，遂向法院提起訴訟。以上兩個案例，均涉及權利要求的修改。經仔細分析，筆者發(fā)現(xiàn)其權利要求具體修改事實是不同的，即刪除的權利要求與保留的權利要求之間是否具有參考關系不同。

    在案例一中，原權利要求2、3均是引用原權利要求1的并列技術方案，都對電源端子和數(shù)據(jù)端子設置與絕緣本地的位置進行了限定。原權利要求2的技術方案是“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內壁”；原權利要求3的技術方案是“電源端子和數(shù)據(jù)端子中的一種端子位于絕緣本體的內壁側面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側面”。權利要求2與權利要求3的技術方案是有相互關聯(lián)性，所做的修改就是將電源端子和數(shù)據(jù)端子位于絕緣本體內壁的技術方案放棄，保留了一種位于外壁，可見這兩個保護范圍具有一定參照性的。假如審查員指出權利要求1不具有新穎性，權利要求2不具有創(chuàng)造性，那么，為了與現(xiàn)有技術進行劃界，申請人刪除了電源端子和數(shù)據(jù)端子均設置絕緣本體內壁側面的技術方案，并據(jù)此獲得了專利權的授權。也就是說，為了獲得授權，如果愛國者公司對請求保護的權利要求的范圍進行了限制，那么在專利侵權訴訟中就不得再主張將自己所做的限制納入專利權的保護范圍中。

    在案例二中，原權利要求3引用原權利要求2 ，原權利要求2引用原獨立權利要求1。權利要求2進一步限定在架上設置有固定孔，從而便于舵機驅動電路板的固定；權利要求3進一步引用權利要求2基礎上，在舵機驅動電路板上印制有碳膜和銀膜，滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸?？梢?，權利要求2、3所限定的是涉案主題不同的結構部分，二者沒有相關性，也沒有參考性。也就是說，權利要求3中進一步限定的技術特征是第一次在權利要求書中出現(xiàn)，在其引用的前述權利要求中均沒有出現(xiàn)。相對于權利要求1和/或2的技術方案而言，權利要求3所限定的技術方案也是一個獨立的技術方案，由于與權利要求3的附加技術特征具有一定的獨立性，刪除權利要求1和權利要求2并沒有產生對權利要求3技術方案的限制，從而沒有導致與其相關技術方案的放棄。因此，在專利侵權訴訟中，不應適用禁止反悔原則。

    實務建議

    筆者通過對上述兩個案件的梳理發(fā)現(xiàn)，不同情形可能產生不同的適用結果。鑒于禁止反悔原則直接影響能否適用等同原則，其適用與否的重要性不言而喻。禁止反悔原則的設立是為了避免專利權人“兩頭得利”，違反民法的誠實信用原則，這就要求專利申請人在專利申請前、專利授權和確權階段都要嚴守禁止反悔原則這一紅線。

    為此，筆者建議，在提交專利申請前，申請人應充分檢索現(xiàn)有技術，盡量準確與現(xiàn)有技術劃界；針對自己的創(chuàng)新性貢獻，合理、全面地設計權利要求布局，盡量建立橫向和縱向二維布局體系。在提交專利申請后，申請人與專利審查員的交互中，對相關內容的書面的修改和陳述務必審慎，尤其是對于核心專利，除參考專利代理師意見外，還應該與專利法務、律師等專業(yè)人員進行交流，避免為了急切獲得授權隨意修改，導致授權后的專利難以發(fā)揮“大炮”的威力，造成不可估量的損失。最后，在涉及專利侵權糾紛時，禁止反悔原則也是非常有效的防御工具，如對涉案專利的審查檔案進行分析研究，尋找突破口，可實現(xiàn)轉敗為勝的新局面。

    在筆者看來，禁止反悔原則是一個貫穿授權、確權、侵權環(huán)節(jié)的重要制度，業(yè)界對其理解和適用有待進一步深化。我們期待廣大專利代理師、專利律師未來不斷對該原則進行實踐和總結。 來源：中國知識產權報